Der Wegfall des Markenschutzes bei unzureichender Markennutzung

Mit der Entwicklung eines neuen Produktnamens, einer Marke, fällt für viele Unternehmen zugleich der Startschuss für die intensive Vermarktung. Den meisten Unternehmen ist dabei bewusst, dass auch der originellste Name nur dann einen dauerhaften Wert hat, wenn die Bezeichnung auch als Marke registriert wurde. Fehlt eine solche Registrierung, besteht häufig keine rechtliche Handhabe, wenn Wettbewerber dieselbe oder ähnliche Bezeichnungen für ihr Konkurrenzprodukt wählen. Der Grundsatz „first come, first serve“ gilt zwar dann, wenn es um das Rangverhältnis registrierter Marken geht. Wer eine Anmeldung jedoch versäumt, kann sich im Streit mit dem Wettbewerber grundsätzlich nicht auf eine  zeitlich frühere Nutzung der Produktbezeichnung berufen. Diese alleine begründet nur unter ganz besonderen Umständen ein Schutzrecht. Neue Produktbezeichnungen sollten daher als Marke angemeldet werden, bevor eifrige Vertriebsbemühungen und erste Veröffentlichungen die Konkurrenz  aufmerksam werden lassen.

Vielen Unternehmen ist allerdings nicht bewusst, dass eine registrierte Marke ihren Schutz nur dann behält, wenn sie

- in der Gestalt, in der sie angemeldet wurde,
- zur Kennzeichnung der in der Anmeldung genannten Waren und/oder Dienstleistungen

auch genutzt wird. Ein solcher Benutzungszwang besteht jedenfalls nach Ablauf der sogenannten „Nutzungsschonfrist“, die fünf Jahre nach der Eintragung einer Marke endet (§ 26 MarkenG). Wird die Marke zu diesem Zeitpunkt nicht in der vorstehend beschriebenen Form benutzt, ist sie löschungsreif. Sie wird auf Antrag eines beliebigen Antragstellers aus dem Register gelöscht.

Es ist aber keine Seltenheit, dass sich Marken (Produktnamen/Firmenlogos etc.) gerade innerhalb der ersten fünf Jahre nach ihrer Entstehung wandeln. Sie werden z. B. mit einem weiteren Wortbestandteilen verbunden, mit Bildzusätzen verziert oder in der grafischen, farblichen Darstellung geändert. Solche Änderungen können gefährlich sein. Immer wieder sehen Inhaber von – vermeintlich seit Jahren genutzten – Marken fassungslos zu, wie diese auf Antrag eines Konkurrenten gelöscht werden.

Wie das Bundespatentgericht (BPatG, Beschluss v. 24.12.2015 – 30 W (pat) 42/13) in einer aktuellen Entscheidung noch einmal bestätigt hat, wird eine Marke nur dann rechtserhaltend benutzt, wenn das abweichend benutzte Zeichen

„gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht“

Änderungen alleine in der Schreibweise einer Marke sind dabei zwar kaum geeignet, einen abweichenden Gesamteindruck herbeizuführen (siehe auch BGH, Beschluss vom 18.12.2014 – I ZR 63/14). Ganz anders sieht dies aus, wenn ein Unternehmen dazu übergeht, die eingetragene Marke mit (ggf. auch verschiedenen) Zusätzen zu kombinieren. Die angesprochenen Verkehrskreise erkennen in der kombinierten Bezeichnung dann nicht zwei voneinander unabhängige Einzelmarken, sondern verstehen die kombinierte Bezeichnung als Einheit, deren Gesamteindruck von dem registrierten Bestandteil abweicht.

So erkannte das Bundespatentgericht in dem Vertrieb der Produkte „Dorzo-Vision®“  und DorzoComp-Vision®“ keine ausreichende Benutzung der eingetragenen Marke „Dorzo“.

„nicht als selbständige Zeichen, sondern als einheitlicher Herkunftshinweis“

angesehen (BPatG, Beschluss v. 24.12.2015 – 30 W (pat) 42/13). Entsprechendes galt in Bezug auf die Produktbezeichnung „DorzoComp-Vision®“, bei der eine selbständige Benutzung des Zeichens „Dorzo“ noch ferner lag. Das Bundespatentgericht verneinte somit eine rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen Marke „Dorzo“. Die Tatsache, dass die Produktbezeichnungen jeweils noch mit dem Schutzhinweis ® versehen waren, der sich augenscheinlich auf den gesamten Namen und nicht lediglich einen Bestandteil bezog, machte dem Bundespatentgericht die Entscheidung noch leichter. Sie wäre allerdings auch ohne den Zusatz ® nicht anders ausgefallen.

Wer den Schutz einer eingetragenen Marke aufrecht erhalten möchte, sollte daher spätestens mit Ablauf der fünfjährigen Nutzungsschonfrist darauf achten, dass die Marke ohne relevante Änderungen ernsthaft zur Kennzeichnung der in der Anmeldung benannten Produkte/Dienstleistungen genutzt wird.

Hat sich das Erscheinungsbild der Marke inzwischen geändert oder soll die Marke in Kombination mit anderen Wortbestandteilen oder Bildelementen genutzt werden, ist Vorsicht geboten. Es droht der Verlust der Schutzfähigkeit der eingetragenen Marke und damit die Löschung. Auch für die abgewandelte Produktbezeichnung fehlt dann jeglicher Schutz. Eine zusätzliche Markenanmeldung der abgewandelten Bezeichnung kann in diesem Fall unerlässlich sein.